Klokker og klær fra Mango

Av: Cecilie Haavik

«Brand extension», det vil si at man utnytter et sterkt varemerke (brand) til å selge andre produkter enn det merket opprinnelig ble brukt på, har i de senere årene utviklet seg til å bli et lønnsomt fenomen. Camel er et av de mest kjent eksemplene.

I kjølevannet av dette har det oppstått varemerkerettslige konflikter når varemerker som opprinnelig ble registrert for en type vareslag, senere ønsker utvidet enerett også brukt på andre varegrupper.

Borgarting lagmannsrett avgjorde nylig en slik sak vedrørende varemerkesøknaden til en stor norsk klokkeimportør og varemerkeregistreringene til den spanske megakleskjeden Mango.

Tvisten gjaldt om Mango kunne tillates registrert for klokker, når kleskjeden hadde registrert Mango for klær og sko. Den juridiske problemstillingen var om det kunne oppstå forvekslingsfare, dersom klokkeimportøren fikk registrere Mango for klokker, og om Patentstyret derfor skulle nekte å registre varemerkesøknaden.

Utgangspunktet for vurderingen av om et varemerke skal nektes registrert, følger av varemerkeloven § 14 nr. 6 som lyder:

– Et varemerke kan ikke registreres dersom det: er egnet til å forveksles med en annens navn eller foretaksnavn eller med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt».

Forutsetningen for å nekte registrering er således at det foreligger forvekslingsfare, noe som normalt vurderes i forhold til om det foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene (ordene eller logoene likner på hverandre) og vareslagslikhet mellom de varer/tjenester varemerkene allerede er registrert eller innarbeidet for og de varene/tjenestene den nye varemerkesøknaden ønskes registrert for (gjelder samme type produkter).

Det sentrale spørsmålet i tvisten som Borgarting lagmannsrett måtte ta stilling til var om det forelå tilstrekkelig vareslagslikhet, dvs. om forbrukerne kunne tro at klokkene og klærne hadde samme kommersielle opprinnelse (kom fra samme produsent), dersom begge ble solgt under merket Mango.

Patentstyret hadde opprinnelig nektet å registrere klokkeimportørens varemerkesøknad. Oslo tingrett opprettholdt Patentstyrets beslutning. Borgarting lagmannsrett kjente derimot Patentstyrets og tingrettens avgjørelse ugyldig.

Lagmannsretten la til grunn at det avgjørende for vurderingen av vareslagslikhet var situasjonen på søknadstidspunktet i 1997. Retten kom til at klokker og klær i det alt vesentlige ikke hadde felles omsetningskanal på den tiden i Norge. Utviklingen med merkeutvidelser hadde først og fremst kommet i de senere årene.

Følgelig fant lagmannsretten at klær og klokker ikke hadde et så nærliggende bruksområde i 1997, at de kunne anses som varer av «lignende slag». Det forelå derfor ikke forvekslingsfare mellom Mango varemerkene og klokkeimportøren fikk derfor også registrere varemerket.

Cecilie Haavik er partner i advokatfirmaet Grette DA og spesialisert innen medie- og markedsjus. Hun skriver om aktuelle temaer i spalten Markedsrett. Du kan også sende Kampanje spørsmål som du vil at Cecilie Haavik skal belyse i vår spalte Markedsrett.