Særpreg ved varemerker

Av: Cecilie Haavik

Et varemerke må være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester». Av dette utledes et krav om at varemerker må ha særpreg. Uten særpreg kan et varemerke heller ikke registreres i varemerkeregisteret til Patentstyret

Kravet om særpreg er ikke like strengt for registrering av foretaksnavn. Et foretaksnavn er navnet på et selskap, og ble tidligere kalt firmanavn. Man får også registrert foretaksnavn uten særpreg i i Brønnøysundregistrene (herunder Foretaksregisteret). Foretaksnavn uten særpreg har imidlertid et svakt vern, dersom andre selskap ønsker å bruke nesten identisk navn.

Et varemerke eller foretaksnavn må det for det første ha evnen til å feste seg i publikums erindring for at det skal kunne regnes som særpreget. Tegn og ord som ikke blir lagt merke til av publikum, f.eks. en strek, en prikk eller «& Co» vil normalt ikke ha noe betydning. Et varemerke må også være egnet til å bli oppfattet som en angivelse av varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Dersom publikum oppfattet noe kun som et mønster eller dekorasjon o.s.v. selv om det egentlig er initialer eller ord, vil det vanligvis ikke oppfylle kravet til særpreg. Initialer til motemerker som brukes mye i dekorasjonsøymed eller på emballasjen kan allikevel på grunn av utstrakt bruk over tid bli regnet som særpreget selv om det opprinnelig ikke var det. Når publikum blir godt kjent med merket gjennom slik bruk vil man begynne å forbinde bruken med produsenten.

Den største gruppen av varemerker og foretaksnavn som mangler særpreg er de tegn og merker som beskriver varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris, stedet hvor varen er tilvirket eller tiden for når dette er gjort. Slike merker kalles deskriptive eller beskrivende og ansees utjenelige til å oppfylle formålet om å angi eller vise varens kommersielle opphav, eller litt upresist sagt å knytte produsenten og varen sammen. Som et eksempel kan nevnes en brilleprodusent som lager en logo med ordet «Sportsbrille» og merker sine briller med logoen. Når publikum møter merket i handelen vil de ikke oppfatte ordet som et særlig kjennetegn for en spesiell produsenten, men snarere som en angivelse av hvilke type bruk brillen er ment for.

Begrunnelsen for kravet om særpreg er todelt. For det første er merker uten særpreg ikke egnet til å oppfylle varemerkets viktigste funksjon, nemlig å identifisere varenes kommersielle opprinnelse. For tegn som er beskrivende for en vare eller for egenskaper ved den, gjelder det i tillegg et særlig friholdelsesbehov. Slike ord vil også andre næringsdrivende ha berettiget behov for å kunne bruke. Beskrivende uttrykk bør derfor ikke kunne beslaglegges av én virksomhet.

Den mest kjente saken om et varemerkes særpreg er trolig Høyesteretts avgjørelse som hvorvidt «GOD MORGON» hadde tilstrekkelig særpreg for å kunne registreres som varemerke for appelsinjuice. Høyesterett kom under tvil til at så var tilfelle. Høyesterett mente at en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom forbruker ville oppfatte varemerket «GOD MORGON» på appelsinjuice som egnet til å adskille dette produktet fra andres liknede produkter.

En helt fersk dom fra Gulating lagmannsrett berører samme tema. Den gjaldt en tvist mellom selskapet Dermanor AS og en norsk importør av det svenske hudpleiemerket Dermanord.

Dermanor AS hadde i mange år solgt hudpleieprodukter, og drevet omfattende kursvirksomhet rettet mot hudpleiesalonger. Motparten, Isaksen Co AS startet import og salg av hudpleieprodukter fra det svenske selskapet Dermanord - Svensk hudvård AB.

Dermanor AS hevdet å ha innarbeidet DERMANOR som varemerke gjennom sin langvarige bruk. Selskapet anførte at motpartens bruk av merket DERMANORD var i strid med deres eneretten.

Isaksen Co AS bestred at Dermanor AS kunne ha noe enerett til merket DERMANOR fordi ordet manglet særpreg når det ble brukt på hudpleieprodukter. Ordet «derma» betyr hud på gresk og nor måtte sies å være en forkortelse for Norge. Merket ble da beskrivende i forhold til hudpleieprodukter som passet for norsk hud.

Lagmannsretten var ikke enig dette. På tross av at DERMANOR er sammensatt av ordet ”derma” som henspeiler på hud, og ”nor” som reflekterer Norge, kom retten til at merket var tilstrekkelig særpreget. Lagmannsretten viste til at dette ikke var mindre særpreget enn en rekke andre merkenavn av tilsvarende sammensatt karakter, f.eks merkene ”Telenor” og ”Noroil”.

Lagmannsretten kom deretter til at Dermanor AS hadde innarbeidet DERMANOR som varemerke i Norge, og dermed ervervet enerett til bruken av dette. Retten kom til at det forelå klar forvekslingsfare mellom DERMANOR og DERMANORD når disse ble brukt for varer og tjenester i samme produktgruppe. På denne bakgrunn konkluderte lagmannsretten med at Isaksen Co AS måtte forbys å bruke varemerket DERMANORD.

Lagmannsrettens begrunnelse viser at det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende når særpregsvurderingen skal foretas. Det at et merke utelukkende består av ord eller utrykk som hver for seg må kunne sies å være beskrivende, innebærer ikke at merket nødvendigvis mangler særpreg. Dersom de beskrivende elementer settes sammen på en oppfinnsom og ny måte vil selve sammenstillingen av de ulike elementer kunne medføre at merket som sådan har tilstrekkelig særpreg.

Cecilie Haavik er partner i advokatfirmaet Grette DA og spesialisert innen medie- og markedsjus. Hun skriver om aktuelle temaer i spalten Markedsrett. Du kan også sende Kampanje spørsmål som du vil at Cecilie Haavik skal belyse i vår spalte Markedsrett.